IMPORTACIONES PARALELAS Y FRAUDE MARCARIO



Por Dr. Roberto J. Porcel


Surge permanentemente en las reuniones que se vienen realizando en el marco del Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario que organiza todos los meses la División Fraude Marcario de la Dirección General de Aduanas, alguna referencia con relación a que intervención le cabe a la Aduana con respecto a las importaciones o exportaciones paralelas. Desde ya que esta temática es motivo de discusión en el mundo entero, y arroja soluciones muy distintas, pues hay países que aceptan las importaciones paralelas y otros en cambio que las combaten. Incluso hay países que han incorporado la figura de la “importación paralela” como un tipo penal en sus ordenamientos penales respectivos.

En esta línea y en el afán de realizar algún aporte que facilite respuestas prácticas, dedicaré esta tan especial y querida columna para abordar el caso de las “exportaciones” que pueden volverse “importaciones” paralelas, y su forma de evitarlo.

Comenzaré por señalar que por lo general, cuando una empresa se opone a que se comercialicen sus productos en un territorio distinto del de origen y por vías no convencionales ni acordadas, no se trata de un capricho sino de una forma de evitar que se dañe en determinadas circunstancias, su marca y/o producto.

Esto es así, por cuanto, un mismo producto de una misma marca se puede fabricar en diversas partes del mundo, sometido a distintas reglas y regulaciones, que hagan que las condiciones de fabricación y comercialización resulten tan alejadas unas de otras, que vuelvan inadmisible comercializar el mismo producto en las mismas condiciones sin dañar la marca en alguno de ellos.

Pensemos tan solo en el costo de mano de obra, como cambia de un país a otro, o en los diferentes regímenes impositivos que se aplican por el mundo, o como puede encarecer la distancia el costo de la materia prima, o el pago de regalías, el valor del dólar en un país y otro, etc., etc., etc.

Pues bien, en el caso de la República Argentina, si bien es cierto que no existe una norma en concreto que nos entregue la respuesta que buscamos, a la luz de lo que propone el art. 6 del Acuerdo ADPIC debemos encontrar la solución en nuestra propia legislación.

De esta suerte, dadas las características de nuestro ordenamiento jurídico, se podría avanzar en el resultado buscado, a partir de ciertas condiciones previas que se puedan estipular al momento de realizar la contratación original.

Para ello, estas reglas anteriores que se propongan deben ser lo suficientemente publicitadas y puestas de manifiesto al momento de la contratación, para que nadie pueda sentirse burlado por la convención, ni ajeno a ella, ni alegar su desconocimiento, ni sentirse sometido a lo que se pueda considerar como una regla emanada de un contrato de adhesión que pueda eventualmente ser discutida con posterioridad.

De igual manera, y toda vez que esta convención va a resultar en su origen limitada a las partes contratantes, hay que buscar la forma para hacerla extensiva a todo y cualquier otro tercero que resulte tercer adquirente con posterioridad a la compra original, para que no pueda eludir la prohibición nacida de esta convención.

Ello se podrá lograr si consideramos como una condición resolutoria de la venta original la existencia de la prohibición de exportar el producto, naturalmente con fines comerciales.

Para obtener entonces este resultado, debemos comenzar por recurrir al Código Civil.

Nos enseña el art. 1364 de dicho ordenamiento, que “Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa vendida a persona alguna; mas no a una determinada”.

Luego, no podremos al momento de realizar la compraventa original oponernos a que dicho producto vuelva a ser revendido a ningún persona, -lo que ciertamente no nos interesa, por el contrario-, pero si a determinadas personas. Por ello es que agregaremos siguiendo las directivas del Código de Fondo en materia Civil, en su “Capitulo IV. De las cláusulas especiales que pueden ser agregadas al contrato de compra venta” esta condición limitante para que el producto en cuestión no pueda ser vendido fuera del territorio de la República Argentina.

Sería útil a estos efectos, incorporar esta condición resolutoria en las facturas, en los envases, o en su packaging, con una leyenda que rezara algo así como “prohibida su comercialización fuera del territorio de la República Argentina”

A partir de ello, nadie ya podrá argüir su desconocimiento.

Y lo que es aún mas importante, ningún tercer adquirente que pretenda volver a comercializar el producto en cuestión tendrá un mejor derecho que del que gozaba el adquirente original, ya que conforme lo establece el art.3270 del Código Civil, “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere”.

Concordantemente, el art. 3266 del mismo ordenamiento, expresamente dispone que “las obligaciones que comprenden al que ha transmitido una cosa, respecto a la misma cosa, pasan al sucesor universal y al sucesor particular…”

Por tanto se considerará poseedor de mala fe a todo aquel que violando los límites de esta convención pretenda exportar los productos adquiridos fuera del territorio de la República Argentina y por tanto incurso en la conducta que establece el art. 1071 del Código Civil.-

Solo restaría un detalle para una mejor protección. Al momento de redactar la condición que impone la restricción en la compraventa, habría que agregar, de manera muy concreta y especifica, para no dejar lugar a duda alguna, que se prohíbe de manera expresa el uso de la marca fuera del territorio, y que su uso consecuentemente en cualquier otro país, será considerado como violatorio de las disposiciones contenidas en los incisos b y c del art. 31 de la ley 22.362. Específicamente en lo que concierne a la “autorización”.

Ello nos autorizará a presentar y hacer conocer esta limitación a la Dirección General de Aduanas, al momento de efectuar el registro de nuestra marca por ante la División Fraude Marcario, y de esta forma evitar que se concrete la exportación de mercadería en infracción.

Recordemos que el art. 51 del Acuerdo ADPIC establece para la Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, que

“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos (13) para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (14), pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio”.

A estos efectos, cobran relevancia las propias definiciones del Tratado Internacional, en cuanto expresamente señala que (14)“Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderá por «mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas» cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por «mercancías pirata que lesionan el derecho de autor» cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

A modo de síntesis entonces, a partir de una convención previa debidamente reglamentada en un Reglamento que sea lo suficientemente claro y explicito, y del conocimiento que de esta convención se efectúe a la División Fraude Marcario, se podrán evitar en lo sucesivo exportaciones que en otro territorio se puedan convertir en importaciones paralelas, evitando de esta forma se generen daños y perjuicios que dañen la imagen e integridad de una marca determinada como consecuencia de la importación primero y su comercialización después de determinado producto que vulnere las condiciones del país que se trate.



Dr. Roberto J. Porcel
Porcel & Cabo Abogados
Socio